Une des stratégies de l'entreprise innovante est de valoriser et de promouvoir sa propriété intellectuelle. Dans ce but, les titres de propriété intellectuelle - marques, brevets, savoirs-faire, modèles - peuvent être cédés ou concédés sous licence à d'autres sociétés.

Une politique de cession de technologie au moment opportun ou de licence peut, pour une entreprise innovante, être un bon moyen pour conserver son rang sur un marché et renforcer sa capacité de financement de l’innovation. Le principe du « first mover advantage » (ou « head start advantage ») veut que le premier qui conquiert le marché dispose d’un avantage compétitif déterminant. Vendre ou louer son innovation peut, en réalité, être une façon astucieuse de distraire ses concurrents de chercher à innover.

Les cessions et licences de propriétés intellectuelles s'inscrivent fréquemment dans le cadre d'accords de cession d'actifs immatériels ou de concession (licence), ou encore d'accords de collaboration plus larges, par exemple des accords de joint-venture, des accords de franchise. Des clauses de propriété intellectuelle sont généralement souhaitables dans de nombreux types de contrats dont l'objet principal n'est pas nécessairement la propriété intellectuelle :

• contrats de fabrication, de fourniture ou d'achat de produits ou services couverts par des droits de propriété intellectuelle,
• contrats d'achat d'actifs ou de fusions et acquisitions,
• contrats de joint-venture,
• contrats de franchise,
• contrats de non divulgation, de recherche et développement et autres contrats similaires de collaboration,
• contrats de commercialisation et de publicité,
• contrats de travail,
• contrats de prestation de services.

Principes de base. Un contrat consiste en un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire certains effets juridiques.

Dans la phase précontractuelle, les parties ne sont pas engagées et chacune peut rompre les négociations, en revanche, elles doivent respecter certaines obligations, en particulier l'obligation d'information et l'obligation de loyauté et de bonne foi.

Une fois un accord trouvé, nous recommandons vivement qu'un contrat écrit soit établi, afin d'éviter les malentendus et les litiges susceptibles d'en découler. Dans de nombreux cas, il est également préférable de procéder à l'inscription du contrat au Registre national des brevets, marques ou modèles pour le rendre opposable aux tiers.

Le contrat de cession ou de licence ne fait pas en lui-même l'objet d'une grande complexité, mais il devra être pensé, négocié et rédigé avec méthodologie et s'inscrira parfois dans un environnement contractuel plus large dont les différents termes devront faire l'objet d'une prise en compte globale.

Les questions à traiter dans le contrat sont notamment : A qui appartiennent les droits de Propriété Intellectuelle en cause ? Sont-ils valables et opposables juridiquement ? Font-ils l'objet d'une contestation ou d'un litige ? Sont-il délivrés par l'administration ou sont-ils en cours d'examen ou d'opposition ? Le titulaire de ces droits a-t-il bien le droit de les transférer ? Le titulaire de ces droits n'a-t-il pas déjà concédé un droit sur sa Propriété Intellectuelle qui entrerait en conflit avec le présent accord ? L'objet de la propriété intellectuelle en cause (invention, création, marque, etc.) est-il libre d'exploitation vis-à-vis des tiers : ne tomberait-il pas dans la dépendance d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à d'autres acteurs ?

Cession. Globalement, un contrat de cession relève du régime de droit commun de la vente (à titre onéreux) ou de la donation (à titre gratuit). Il implique que le titulaire d'une propriété intellectuelle transfère à un tiers tout ou partie de ses droits de propriété. Le contrat de cession est fréquent lors de la fusion, l'absorption, regroupement de sociétés. La cession peut ne concerner qu'un ou plusieurs pays spécifiques, le titulaire pouvant alors choisir d'exploiter sa propriété intellectuelle lui-même dans les autres pays ou de la céder à une autre cessionnaire de sons choix.

Licence. Dans un accord de licence, le propriétaire de la marque, du brevet ou du modèle en conserve la propriété et autorise simplement une ou plusieurs autres sociétés à l'utiliser. La licence est généralement concédée moyennant des modalité précisément consignées dans l'accord de licence :

• paiement de redevances fixes ou proportionnelle assorties ou non minima et d'un droit d'entrée éventuel,
• autorisation donnée pour un territoire et des applications spécifiques ou sans restrictions,
• avec ou sans exclusivité.

Selon la nature de l’accord, le donneur de licence peut souvent exercer un certain contrôle sur les activités du preneur de licence, par exemple afin de garantir le maintien d’un certain niveau de qualité.

En particulier, la concession de la marque sous licence est un élément essentiel de l’accord de franchise. Dans les accords de ce type, le contrôle que le propriétaire de la marque exerce sur les activités du franchisé est généralement plus strict que dans les accords de licence classiques portant sur des marques. Dans le cas de la franchise, le franchiseur autorise une autre personne (le franchisé) à utiliser ses méthodes commerciales (y compris les marques, le savoir-faire, le service clientèle, les logiciels, l'agencement et la décoration intérieure et extérieure des locaux, etc.) conformément à un ensemble de prescriptions et moyennant une rémunération ou redevance. Le franchiseur se réserve classiquement le droit de superviser et de contrôler les franchisés. Ces derniers sont tenus d’utiliser la marque, ce qui contribue au développement de sa notoriété et constitue un élément essentiel de l’accord de franchise.

Exemple : un spécialiste de la restauration rapide spécialisé dans les tapas espagnoles exerce son activité sous le nom Cal Nanu. Son succès est imputable à différents facteurs, notamment des recettes et des méthodes de préparation des produits, le style vestimentaire, la manière d'accueillir la clientèle et de prendre les commandes, l'agencement et le style d'ameublement intérieur et extérieur du restaurant, le système informatique de gestion et de comptabilité. Le restaurateur, après s'être assuré de la disponibilité de son nom Cal Nanu par une recherche d'antériorités, enregistre sa marque dans un certains nombre de pays où il transmet ses connaissances et son expérience à des franchisés.

Collaboration. Un contrat de collaboration peut offrir un cadre juridique à un partenariat, par exemple pour un projet de recherche appliquée avec un laboratoire ou un contrat de joint-venture avec une autre entité pour mettre en commun des sources afin de mieux exploiter.