Enjeux. Le recours croissant à̀ la sous-traitance de la production dans des pays émergents font que les entreprises ont beaucoup plus de mal à éviter la copie de leurs produits et la récupé́ration de leurs innovations par d’autres producteurs. D’après l’organisation mondiale des douanes, la contrefaçon dans le monde serait passée de 5,5 Md $ en 1982 à plus de 500 en 2005, ce qui équivaudrait à environ 7% du commerce mondial.

Si elles payent un lourd tribut, les marques de luxe ne sont pas les seules touchées (à peine 2% des contrefaçons saisies). La contrefaçon peut toucher tout produit incorporant une forte valeur immatérielle et donc sur lequel une marge élevée peut être réalisée. Selon le rapport de la Commission européenne,  en 2007, les douanes ont enregistré plus de 43 000 cas de saisie aux frontières de l'UE de produits de contrefaçon, contre 37 000 en  2006.

La contrefaçon est un vol immatériel. Il s'agit pour le contrefacteur, qui n'en a d'ailleurs pas nécessairement conscience, d'usurper des revenus de propriété intellectuelle d'un concurrent. Il vole également le client puisqu'il réalise une marge qui n'est justifié par aucun investissement d'innovation.

Nos clientes PME, qui y étaient peu habituées par le passé, sont touchées par cette tendance et doivent par conséquent, pour prospérer et protéger leurs investissements, acquérir les compétences et les instruments pour lutter contre le phénomène. Nous les assistons et les guidons dans cette démarche avec le souci de modération des dépenses.

Droits conférés par vos brevets, marque et dessins ou modèles. Les titres de propriété intellectuelle que constituent les brevets, marques et dessins ou modèles, confèrent à leur titulaire le droit exclusif d'interdire l'utilisation commerciale de l'invention, de la marque ou du dessin ou modèle sans son consentement.

En particulier, le titulaire d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin ou modèle a le droit d'interdire à tout tiers :

• la fabrication,
• l’offre,
• la mise sur le marché,
• l’importation,
• l’exportation,
• l’utilisation,
• le stockage d'un produit à ces mêmes fins,

d’un produit ou d'un service dans lequel l'invention, la marque ou le dessin ou modèle est incorporé ou auquel il est appliqué.

Le titulaire est protégé à la fois contre la copie délibérée et le développement indépendant d'une marque ou d'une innovation similaire.

Tout tiers non autorisé engagé dans l'une de ces pratiques commet une violation du droit exclusif du titulaire.

Moyens d'actions. Le titulaire d'un titre de propriété intellectuelle enregistré peut intervenir contre ces violations en prenant les mesures prévues pour les litiges en matière de contrefaçon, notamment par voie de :

• procédure devant les tribunaux compétents ;
• dépôt de demandes d'action auprès des autorités douanières. Cette procédure administrative permet aux titulaires d'un titre de propriété intellectuelle enregistré de demander aux autorités douanières de retenir sous leur contrôle les articles soupçonnés de contrefaçon.

En cas d’atteinte aux droits attachés à votre propriété intellectuelle, nous recommandons le plus souvent d'initier une phase de précontentieux en envoyant à l’auteur présumé de l’atteinte une lettre dite de mise en garde ou mise en demeure, l’informant de l’existence éventuelle d’un conflit et l’invitant à mettre fin et à renoncer à ses activités. L'envoi d'une telle lettre de mise en garde n'est pas obligatoire, et est même probablement inutile si vous estimez que l’atteinte est intentionnelle. Et dans certaines circonstances, il est préférable d'agir par surprise, ce que la loi n'interdit pas.

Il est fréquent que cette phase précontentieuse débouche sur un accord satisfaisant et permettant de rétablir entre les parties des relations de concurrence paisible et loyale... au moins pour un certain temps. Les échanges de négociation sont également l'occasion pour les concurrents de se parler et de dissiper des malentendus.

Mais les négociations n'aboutissent pas nécessairement ou ne peuvent être engagées pour des raisons propres au cas d'espèce. Nous pouvons alors initier une phase contentieuse en obtenant une ordonnance de saisie ou perquisition (émanant généralement d’un tribunal compétent ou de la police, selon le pays) permettant de se rendre sans avis préalable dans les locaux de la société ou de la personne soupçonnée.  La requête de saisie-contrefaçon se fonde vos droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être invoqués, que nous identifions et vérifions préalablement. Ces opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas absolument indispensables, mais constituent un moyen d'obtention de preuve particulièrement efficace.

Au vu des éléments de preuve ainsi récoltées, les autorités judiciaires peuvent mettre en demeure l’auteur de l’atteinte de vous faire connaître l’identité des personnes associées à la production et à la distribution des produits ou services en cause ainsi que leurs circuits de distribution. Elles peuvent aussi ordonner, à votre demande, que les produits et le matériel illicites soient détruits ou écartés des circuits commerciaux sans dédommagement d’aucune sorte, ce qui représente un moyen de dissuasion efficace. Elles peuvent enfin prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte afin de faire cesser le trouble, ainsi que des mesures d'indemnisation et de publication.

Dans certains cas, l’arbitrage ou la médiation peut offrir un moyen efficace de régler les cas d’atteinte aux droits. L’arbitrage présente généralement l’avantage d’être moins formel, plus rapide et moins coûteux qu’une procédure judiciaire, et une sentence arbitrale est plus facilement exécutoire à l’échelon international. L’avantage de la médiation tient au fait que les parties conservent la maîtrise du processus de résolution du litige. Cette solution peut donc contribuer à maintenir de bonnes relations d’affaires avec une autre entreprise avec laquelle votre société pourrait souhaiter collaborer à l’avenir.

Pour prévenir l’importation de marchandises contrefaisantes, nous pouvons obtenir, dans de nombreux pays, des mesures de retenue à la frontière par l’intermédiaire des autorités douanières, avant que les marchandises litigieuses n’aient été distribuées dans le pays considéré.